事例：マーカッシュクレームと実施可能要件（化合物）

こんにちは、弁理士の福島です。

今回は、弊所の実績をスタッフ（K）からご紹介します。

業種
■建設業・製造業
□卸売業・小売業
□サービス業

規模
■小規模（従業員数5人以下）
□中規模（従業員数6人以上、50人以下）
□大規模（従業員数51人以上）

相談分野
■特許・実用新案・意匠
□商標
□著作権・不正競争防止
□補助金

1．相談の内容
　クライアントは、新規の化合物に関する発明について、特許権を取得したいと考え、当事務所に相談されました。

2．解決策
　特許庁の特許情報プラットフォームJ-PlatPatを用いて、先行技術文献調査を行いました。その結果、クライアントの発明に類似する特許文献が見つかりました。
　当該特許文献の請求項は、マーカッシュ形式で記載されていました。マーカッシュ形式とは、特許明細書中に複数の化学物質等を包括的に記載するための特有の記述形式であり、化学分野の特許出願でよく用いられるもので、米国のユージン・A・マーカッシュ（Eugene A. Markush）が出願した特許が起源となっています。
　マーカッシュ形式では、例えば、以下のように記載されます。
「〇〇は、A、B、及びCからなる群から選ばれる…」
　当該特許文献の請求項には、「前記〇〇は、A、B又はCの中から選択されたいずれか一つが使用される」という記載がありました。又、当該特許文献の明細書には、上記A、B、Cを用いた実施例の実験データがありました。
　このようにマーカッシュ形式では複数の選択肢を包括的に記載できますが、明細書の実施例において、これら複数の選択肢のうち一部だけが実施されている場合、実施可能要件違反となる場合があります。
　特許庁の実施可能要件に関する審査基準から引用すると、
「請求項がマーカッシュ形式で記載されており、発明の詳細な説明に一部の選択肢についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、残りの選択肢については、その一部の選択肢についての実施の形態のみでは当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても実施できる程度に説明がされているとはいえない具体的な理由があるときは、実施可能要件違反となる。
例：請求項には置換基(X)としてCH3、OH、COOHが択一的に記載された置換ベンゼンの原料化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法が記載されているが、発明の詳細な説明には、実施例として原料化合物がトルエン(XがCH3)の場合のみが示されている。この場合において、その方法では、CH3とCOOHとの著しい配向性の相違等の技術的事実からみて、原料が安息香酸(XがCOOH)の場合についてはパラニトロ置換ベンゼンを製造することができない、との合理的推論が成り立つとき。」
　すなわち、マーカッシュ形式で列挙された複数の選択肢について、当業者が明細書や図面、出願時の技術常識を考慮しても実施できる程度に説明がされているとはいえない理由があるときは、実施可能要件違反となります。
　さて、クライアントの発明に類似する特許文献の請求項には、複数の化学物質がマーカッシュ形式で記載されていましたが、明細書にも、これらすべての化学物質について実施例や実験データが記載されており、実施可能要件を満たしていました。
　以上のことから、クライアントの発明は新規性が無いと判断しました。

実施可能要件（特許庁審査基準）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf

3．結論
　特許出願において、マーカッシュ形式による記載を行う場合には、実施可能要件等を満たしているかを確認する必要があります。
　当事務所では、特許権や知的財産権に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

英文
1. Content of the consultation
The client consulted our office because he wanted to obtain a patent for an invention related to a new compound.

2. Solution
We conducted a prior art literature search using the Japan Patent Office's patent information platform J-PlatPat. As a result, we found a patent document similar to the client's invention.
The claims of the patent document were written in Markush format. The Markush format is a unique description format for comprehensively describing multiple chemical substances in a patent specification. It is often used in patent applications in the field of chemistry and originated from a patent filed by Eugene A. Markush of the United States.
In the Markush format, for example, a description is written as follows:
"XX is selected from the group consisting of A, B, and C..."
The claim of the patent document stated, "The XX is any one selected from A, B, or C." In addition, the specification of the patent document contained experimental data of an example using the above A, B, and C.
In this way, the Markush form allows multiple options to be described comprehensively, but if only some of these options are implemented in the examples of the specification, this may violate the enablement requirement.
Quoting from the Japan Patent Office's examination guidelines for the enablement requirement,
"When a claim is written in Markush form and the detailed description of the invention describes only some of the options as possible embodiments, and there is a specific reason why the remaining options are not described to a degree that a person skilled in the art could implement only those some of the options, even when taking into account the descriptions in the specification and drawings and the common general technical knowledge at the time of filing (note that this also includes experimental and analytical methods), the enablement requirement is violated.

Example: The claim describes the nitration of a raw material compound of a substituted benzene, for which CH3, OH, and COOH are alternatively described as substituents (X), A method for producing paranitro-substituted benzene is described, but the detailed description of the invention only shows an example in which the raw material compound is toluene (X is CH3). In this case, it can be reasonably inferred that the method cannot produce paranitro-substituted benzene when the raw material is benzoic acid (X is COOH) based on technical facts such as the significant difference in orientation between CH3 and COOH. "

In other words, if there is a reason to believe that the multiple options listed in the Markush format are not explained to a degree that a person skilled in the art could implement them, even when taking into account the specification, drawings, and common general technical knowledge at the time of filing, the enablement requirement is violated.
Now, in the claims of a patent document similar to our client's invention, multiple chemical substances were listed in the Markush format, but the specification also included examples and experimental data for all of these chemical substances, so the enablement requirement was met.
For the above reasons, we determined that our client's invention lacked novelty.

Enablement requirement (Patent Office examination criteria)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf

3. Conclusion
When writing in Markush format for a patent application, it is necessary to confirm whether the enablement requirement is met.
Our office accepts consultations regarding patent rights and intellectual property rights. Please feel free to contact us.