特許表示の意味について
こんにちは、弁理士の福島です。
今回は、弊所の実績をスタッフ（K）からご紹介します。
業種
■建設業・製造業
□卸売業・小売業
□サービス業
規模
■小規模（従業員数5人以下）
□中規模（従業員数6人以上、50人以下）
□大規模（従業員数51人以上）
相談分野
■特許・実用新案・意匠
□商標
□著作権・不正競争防止
□補助金
1．相談の内容
クライントは新規の化合物に関して、米国特許出願をしましたが、当該出願が、日本の特許法で定めるところのプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するとして拒絶理由通知を受け、弊所に相談しました。
2．解決策
プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されているものです。今回のクライアントの件では、新規の化合物の請求項の中に、当該化合物を特殊な装置を用いて製造することを記載していました。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、不可能・非実際的事情を除いて、拒絶理由通知が出されます。不可能・非実際的事情とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。このプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する拒絶理由通知への対応として、特許請求の範囲を、物の発明ではなく、その物の製造方法の発明に補正することが挙げられます。
参考：プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて（特許庁）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/product_process/index.html
3．結論
物の発明についての請求項の中に、その物の製造方法が記載されている場合は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するおそれがあることに注意する必要があります。弊所では、特許出願に関する相談を承っております。お気軽にご相談ください。
英文
1. Content of the consultation
The client filed a US patent application for a new compound, but received a notice of rejection for the application because it was deemed a product-by-process claim under the Japanese Patent Act, and consulted our firm.
2. Solution
A product-by-process claim is a claim for an invention of a product that describes a manufacturing method for that product. In the case of our client, the claim for the new compound described the manufacturing of the compound using a special device. A notice of rejection is issued for product-by-process claims, except in cases where it is impossible or impractical. Impossible or impractical means that it is impossible or practical to directly identify the product by its structure or characteristics at the time of filing. One way to respond to a notice of rejection for a product-by-process claim is to amend the claims to an invention of a manufacturing method for the product, rather than an invention of the product.
Reference: Handling of examinations regarding product-by-process claims (Japan Patent Office)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/product_process/index.html
3. Conclusion
If a claim for an invention of a product describes a manufacturing method for that product, it is necessary to be aware that it may fall under a product-by-process claim. Our firm provides consultation regarding patent applications. Please feel free to contact us.
