拒絶理由通知　米国特許法112条（b）について

こんにちは、弁理士の福島です。

今回は、弊所の実績をスタッフ（I）からご紹介します。

業種
□建設業・製造業
□卸売業・小売業
■サービス業

規模
■小規模（従業員数5人以下）
□中規模（従業員数6人以上、50人以下）
□大規模（従業員数51人以上）

相談分野
■特許・実用新案・意匠
□商標
□著作権・不正競争防止
□補助金

1．相談の内容
米国特許出願の拒絶理由通知について相談を受けました。

2．解決策
　拒絶理由通知を翻訳し、112条（b）について検討をしました。
これは、審査基準の要件の中の明確性に当てはまります。

特許庁HPより抜粋
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-05-shiryou/05.pdf
日本の場合
特許法　第36条第6項第2号
…特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。

（審査基準第 I 部第1章 2.2.2(1) より抜粋）
発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲が明確である必要があり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。

アメリカの場合
特許法　第112条第2段落
明細書は，出願人が自己の発明とみなす主題を特定し，明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。
（MPEP2173.02 より抜粋）
米国特許法 112 条第 2 段落の明確性の要件の適合性について審査官が請求項を審査する際には、請求項が、明確性や正確性の要件を満たしているかどうかが焦点であり、より適切な文言や表現を使用可能であるかどうかは焦点ではない。

請求項が明確性や正確性の要件を満たしているかどうか、審査官の提案通り、対応することにしました。

3．結論
112条（b）とはアメリカの特許法の一部で、発明者が自分の発明が何であるかをはっきりと指示し、それを明確に主張することを求めています。外国の拒絶理由についてお困りの際はぜひ弊所にご相談ください。

翻訳

Notice of Refusal: Regarding Section 112(b) of the U.S. Patent Act

1. Content of the consultation
I was consulted about the notice of rejection of a US patent application.

2. Solution
I translated the notice of rejection and considered Article 112(b).
This falls under the requirement of clarity in the examination guidelines.

Extracted from the Japan Patent Office website
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-05-shiryou/05.pdf
In Japan
Article 36, paragraph 6, item 2 of the Patent Act
...The description of the scope of the claims must conform to the following items.
2. The invention for which a patent is sought must be clear.

(Extracted from Examination Guidelines Part I, Chapter 1, 2.2.2(1))
In order for an invention to be clearly understood, the scope of the specific things that belong to the invention must be clear, and as a prerequisite for this, the description of the matters that identify the invention must be clear.

In the United States
Patent Law, Section 112, Paragraph 2
The specification must end with one or more claims that clearly claim and identify the subject matter that the applicant regards as his invention.
(Excerpt from MPEP2173.02)
When an examiner examines a claim for conformity with the clarity requirement of Section 112, Paragraph 2 of the US Patent Law, the focus is on whether the claim meets the clarity and precision requirements, not whether more appropriate wording or expression could have been used.

We decided to respond as suggested by the examiner to whether the claim meets the clarity and precision requirements.

3. Conclusion
Section 112(b) is a part of the US Patent Law that requires an inventor to clearly indicate what his invention is and clearly claim it. If you are having trouble with foreign refusals, please feel free to contact us.