先使用権に安易に頼るのは危険であることを解説します

先使用権制度とは

先使用権という言葉をご存じでしょうか？知的財産制度を多少知っている方なら、先使用権という言葉も聞いたことがあるかもしれません。
先使用権（厳密には、先使用による通常実施権）とは、ある技術について他社が特許を取得した場合でも、この特許の出願時点で自社がこの技術を既に使用していたときや、使用することを準備していたときは、特許権者の許可なくこの技術を引き続き使用することができるというものです。
新製品を販売する際に、先使用権制度があるから自社でこの新製品の技術に関する特許を出願しなくても大丈夫だという声を聞きます。
もし万が一他社が特許出願を行っても先に販売していれば先使用権により守られるという趣旨です。
また、製造上のノウハウなど、市場にでる製品から知ることができないような技術は、特許を取得したとしても、侵害された場合にその立証に困難が伴うため、特許出願せず、秘匿した方が効果的に保護できる場合があります。

先使用権に安易に頼るのは危険

しかし、他社の特許出願前に自社が製品の販売や販売の準備を行っていた場合であっても、いざこの他社から特許侵害訴訟を提起されて差止請求や損害賠償請求を求められたときに、先使用権を主張していても認められないことがよくあります。
裁判では他社の特許出願前に自社が製品の販売や販売の準備を行っていたことを相手ではなく自社が証明する必要があります。この際に、客観的に認識されるような状態や評価できるような事実を証明する必要があります。
しかも、その事実が他社の特許出願前であったことの証明が必要になります。
しかしながら、このような証明は予め先使用権を会社全体で意識しておかなければ簡単ではありません。
訴訟を提起されたときに製品の販売時期がかなり前であった場合は製品自体やパンフレット等を廃棄してしまっている場合があります。
また、製品の販売そのものではなく販売の準備を立証するのも容易ではありません。
更に、製品やパンフレットが残っていたからといって、それが他社の特許出願前に存在していたという日付の証明はより困難となります。

重要な技術については公証を取っておこう

先使用権の立証において、単に証拠が存在するだけでなく、それがいつ存在したかを確実に証明するには、公証を取っておくことが重要になります。
このような公証は全国の公証役場で得ることができます。
私の顧問先のある会社では、少しでも新技術を思いついたり課題解決のために技術を改良したりした場合にまずは公証を取ることをルーチンワークにしており、将来の先使用権の立証に向けた体制を社内で構築しております。
また、近年では、電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し、また、その時刻から検証時点までに変更や改ざんがされていないことを証明するタイムスタンプのサービスも活用することができます。
このように、技術開発や製品販売を行う際には将来のトラブルに備えて日付がついたログを残しておくことが大事になります。

新製品に関する技術の特許出願も検討を

さらに、可能であれば積極的に特許出願を行っておくことが望ましいといえます。
新製品に関する技術について特許出願を行っておけば、もし他社が特許出願を行った場合でも自社の先行する特許出願により拒絶に導くことができる可能性があるからです。
予め他社の特許を潰すことができれば、将来に特許侵害訴訟に巻き込まれることもなく、自社の負担も大幅に減らすことができるでしょう。

2020年12月26日の大分朝日放送マイベストプロファイルに出演しました。
是非動画もご覧ください。